近日，最高人民法院审结一起涉及化工领域的发明专利权属纠纷，认定在有合同明确限制的情况下，技术受让方未经技术提供方许可，擅自利用提供方提供的技术方案提出专利申请，即使在提供方技术方案基础上作出了一定的改进，但由于违背了合同约定和提供方的意愿，受让方也不能当然因其改进而享有专利权。
上海A公司起诉主张，安徽B公司名下的化学物质M的纯化系统及纯化方法发明专利（以下简称涉案专利）的绝大部分技术特征来自上海A公司及其关联公司提供的技术，请求确认涉案专利权归上海A公司所有。
一审法院审理查明：2018年7月，上海A公司的关联公司A1公司与安徽B公司的关联公司B1公司签署X合同，约定A1公司为B1公司提供建设化学物质M的某聚合物装置的基础工程设计工艺包、技术服务及工艺设备。2018年9月，上海A公司与安徽B公司签署合同，约定上海A公司向安徽B公司提供用于化学物质M的精馏装置项目的相关产品和设计工艺，并提供技术服务。A1公司出具《声明》，对于A1公司根据X合同向B1公司提供的技术，在中国大陆申请专利和拥有专利的权利归属于上海A公司。安徽B公司于2019年申请涉案专利并于2020年获得授权。
一审法院认为，从专利申请和授予的审查记录来看，上海A公司、安徽B公司均对涉案专利技术方案的实质性特点作出了创造性的贡献，且难以区分贡献大小，应推定双方对涉案专利权共有，判决确认上海A公司为涉案专利的共有权人。上海A公司、安徽B公司均不服一审判决，分别提起上诉。
最高人民法院二审查明，A合同第6章权利限制部分约定在未得到A1公司事先同意的情况下，B1公司不得将在本合同内获得的任何信息及文件透露给任何第三方。2019年2月，B1公司、安徽B公司与A1公司签署转让协议，约定将X合同转让给安徽B公司，安徽B公司承担B1公司在X合同项下的权利和义务。经技术对比，涉案专利权利要求1的绝大部分技术特征来自上海A公司及其关联公司向安徽B公司提供的技术方案，且涉案专利申请在第一次审查后，为体现相对于对比文件的创造性，安徽B公司对原权利要求1进行了部分修改，加入的技术特征可视为对涉案专利的“突出的实质性特点”所作出的技术贡献，这些技术贡献在上海A公司及其关联公司向安徽B公司提供的技术方案中均有所体现。
最高人民法院认为，专利法所称发明人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。安徽B公司在上海A公司及其关联公司通过合同向其提供的整体技术方案基础上，进行了部分技术特征的改进后形成的技术方案，经国家知识产权局实质审查，获得了专利权，双方对于涉案专利技术方案均做出了贡献。但是，根据在案证据，上海A公司及其关联公司对涉案专利相对于现有技术的突出的实质性特点作出了主要贡献，安徽B公司在其中作出的技术贡献所占比例较小。在有合同明确限制的情况下，安徽B公司未经许可，擅自利用上海A公司及其关联公司提供的技术方案提出专利申请，即使在该技术方案基础上作出了一定的改进，但由于违背了合同约定和上海A公司的意愿，安徽B公司也不能当然因其改进而可以享有涉案专利权。对上海A公司而言，在涉案专利技术方案被公开后，其已被动失去了对自身知识产权保护方式的选择权，如果再与安徽B公司共享涉案专利权，权利行使上还会受到共有专利权人的牵制。判决权利共有不能充分保护上海某公司应当享有的合法权益，也不利于技术成果的顺畅转化利用。安徽B公司违背了诚信原则，具有明显过错，且在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小。因此，最高人民法院二审改判上海A公司为涉案专利权人。
本案二审判决结果有利于防止具有明显过错的主体将他人的技术方案通过申请专利的方式据为己有，有效保护了技术交易中技术提供方的合法权益，对在技术合同履行中因改进他人提供的非公开技术方案所产生的专利权属纠纷的裁判具有一定的参考价值。
——（2022）最高法知民终2951号
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